Concetto di preuso locale; rischio di confusione tra segni; elementi distintivi; tutela rafforzata dei marchi notori o rinomati; procedura per la registrazione internazionale del marchio.
Rischio di confusione tra due segni: valutazione somiglianza visiva
L’identità della parola utilizzata per designare due marchi, nonché la fortissima somiglianza grafica dei caratteri utilizzati per il marchio registrato ed il marchio contraffatto sono elementi atti ad avere idoneità confusiva, che giustificano la tutela inibitoria.
Tribunale Genova sez. V, 05/01/2022, n.31
Notorietà qualificata
Un segno avente ad oggetto la rappresentazione grafica di una o più lettere dell’alfabeto (anche qualora esse coincidano con le iniziali della denominazione sociale, di fatto abbreviandola) può essere considerato un valido marchio d’impresa quando la parte grafica sia caratterizzata in modo originale (Nel caso di specie sono stati ritenuti validi i marchi aventi ad oggetto le iniziali “SR” e caratterizzati graficamente, in un caso, da un particolare font utilizzato da tempo per contraddistinguere la denominazione sociale dell’impresa e, nell’altro caso, dall’intreccio delle stesse lettere “SR” all’interno di un ottagono semplice ovvero in una campitura elaborata).
La tutela accordata a segni caratterizzati dalla rappresentazione grafica di una o più lettere dell’alfabeto rientra nell’ambito dei marchi “deboli”, con la conseguenza che l’utilizzo della medesima lettera o sequenza di lettere non può essere vietato a concorrenti ove sussistano anche lievi modifiche grafiche o aggiunte, sufficientemente rilevanti da essere percepite dai destinatari del prodotto in ragione della loro particolare qualificazione. Solo qualora sia provato che il segno sia venuto ad affermarsi nella mente dei consumatori come marcatamente distintivo di una certa impresa, in virtù dell’originale elaborazione grafica, del costante utilizzo e della perdurante presenza sul mercato, il carattere distintivo del marchio composto da lettere dell’alfabeto potrà dirsi “forte”.
La tutela del marchio di fatto (art. 2571 c.c. e 12 c.p.i.) presuppone non un mero uso del medesimo, ma il raggiungimento di quella che in dottrina viene anche indicata come “notorietà qualificata”, cioè di una stabile presenza sul mercato, tale da ingenerare nel pubblico la percezione del marchio come segno distintivo di uno specifico imprenditore. Tale tutela cesserà nel momento in cui il segno non sarà più percepito dal pubblico come distintivo di un’impresa, a fronte del venire meno della stabile presenza del marchio sul mercato.
L’ipotesi di decadenza per non uso ex art. 26 co. 1 lett. c) c.p.i. non opera nei confronti del marchio di fatto poiché tale norma (di stretta interpretazione) presuppone l’avvenuta registrazione del marchio, come peraltro desumibile anche dalla lettera dell’art. 24 co. 1 e 2 c.p.i., laddove la prima previsione aggancia la decorrenza del periodo quinquennale già alla registrazione, mentre la seconda valorizza l’uso di un marchio in forma modificata ancorché non registrata (e quindi di un marchio espressamente indicato come di fatto), come fattore che evita la decadenza del marchio (registrato).
Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 20/05/2021
Risarcimento del danno
L’art. 5, paragrafo 1, lettera b), l’art. 10, paragrafo 1, primo comma, e l’art. 12, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, in combinato disposto con il considerando 6 di quest’ultima, devono essere interpretati nel senso che lasciano agli Stati membri la facoltà di consentire che il titolare di un marchio d’impresa decaduto dai suoi diritti alla scadenza del termine di cinque anni a decorrere dalla sua registrazione per non aver fatto di tale marchio un uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o i servizi per i quali esso era stato registrato, conservi il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito a causa dell’uso, da parte di un terzo, prima della data di decadenza, di un segno simile per prodotti o servizi identici o simili che si prestano a confusione con il suo marchio.
Corte giustizia UE sez. V, 26/03/2020, n.622
Confondibilità del marchio
Il marchio “SSÒ CHÌC” per calzature è confondibile con il marchio “Pànchic” registrato per gli stessi prodotti. Infatti, esaminando i marchi in contestazione, emerge, in primo luogo, dal punto di vista semantico, una discreta assonanza tra gli stessi: nel marchio registrato della reclamante, al di là di quelle che sono le intenzioni del titolare del segno, il suffisso “pan” rimanda alla parola greca “tutto”; il segno assunto in contraffazione, invece, rimanda alla parola inglese “so”, la quale può essere tradotta come “così”. Così interpretati, i due segni sono connotati da un significato molto simile (tutto chic – così chic).
Tribunale Venezia Sez. spec. Impresa, 24/03/2020
Quando è esclusa la confondibilità dei segni distintivi?
In tema di tutela del marchio debole registrato sono sufficienti a scongiurare la confusione tra i segni distintivi anche lievi modificazioni o aggiunte. ne consegue che deve escludersi la confondibilità dei segni distintivi
quando il marchio simile risulti specificamente caratterizzato, ed inoltre l’attività dell’impresa titolare del marchio sia rivolta esclusivamente ad operatori del settore, ad altre imprese altamente specializzate ed a soggetti istituzionali.
(Nell’affermare tale principio, la S.C. ha escluso la confondibilità fra i marchi “Green Power” ed Enel “Green Power”, in quanto l’inclusione della parola Enel e di un albero stilizzato nel simbolo hanno originato un marchio complesso, foneticamente e graficamente distinto dal marchio denominativo “Green Power”, proprio di un’impresa che offre i suoi prodotti ad operatori altamente specializzati).
Cassazione civile sez. I, 11/04/2019, n.10205
Tutela del marchio notorio
In materia di marchio notorio o rinomato, le violazioni contro le quali è assicurata la relativa tutela sono tre e ricomprendono: innanzitutto, il pregiudizio al carattere distintivo del marchio che gode di notorietà, indicato con il termine di “diluizione”, che si manifesta quando risulta indebolita la sua idoneità ad identificare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato; inoltre, il
pregiudizio arrecato alla notorietà, designato con il termine di “corrosione”, che si verifica quando i prodotti o i servizi per i quali il segno identico o simile è usato dal terzo possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulti compromesso; infine, il pregiudizio rappresentato dal conseguimento di un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, detto anche “parassitismo”, che va ricollegato, non al pregiudizio subito dal marchio, quanto piuttosto al vantaggio tratto dal terzo dall’uso del segno identico o simile al marchio.
Cassazione civile sez. I, 17/10/2018, n.26000
Rigetto ricorso agenzia di stampa multimediale
Non sussistono i presupposti per accogliere il ricorso con cui un’agenzia di stampa multimediale, titolare di un marchio registrato, ha chiesto di inibire in via d’urgenza l’utilizzazione, per designare una testata giornalistica telematica e quale nome a dominio, di un segno distintivo che differisce dalla parte denominativa del predetto marchio per la sola vocale finale.
Tribunale Bologna, 08/10/2018
Tutela del marchio: pregiudizio e contraffazione
In tema di tutela del marchio, il pregiudizio al carattere distintivo si verifica quando risulta indebolita l’idoneità del marchio ad identificare come provenienti dal suo titolare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e viene utilizzato, per il fatto che l’uso del marchio posteriore fa disperdere l’identità del marchio anteriore e la corrispondente presa nella mente del pubblico.
Nell’ipotesi di contraffazione del marchio sussiste un indebito vantaggio quando, grazie a un trasferimento dell’immagine del marchio o delle caratteristiche da questo proiettate sui prodotti designati dal segno identico o simile, sussiste un palese sfruttamento parassitario nel tentativo di infilarsi nella scia del marchio notorio.
Tribunale Firenze Sez. spec. Impresa, 12/02/2018, n.433
Diritto del titolare di utilizzare in via esclusiva il “domain name” corrispondente al marchio
Il titolare del marchio previamente registrato
non può vietare di per sé l’uso del segno distintivo in qualsiasi forma, compreso il “domain name”, ove non sussista la confondibilità o l’affinità dei prodotti o servizi, fermo restando che incombe su colui che chiede la tutela ultra-merceologica del marchio l’onere di provare la rinomanza e la notorietà del medesimo, atteso che non può ritenersi che ogni marchio sia accompagnato dalla presunzione di rinomanza e notorietà (fattispecie relativa all’impiego del segno Etnapolis nella zona del catanese da parte del ricorrente per il settore delle costruzioni immobiliari e da parte del resistente per il settore della comunicazione integrata online).
Cassazione civile sez. I, 18/08/2017, n.20189
Registrazione internazionale del marchio
Colui che abbia registrato un marchio in uno degli Stati dell’Ue può alternativamente depositare lo stesso marchio in modo indipendente negli altri Stati aderenti ottenendo una tutela autonoma in ciascuno dei detti Paesi, oppure avvalersi della procedura per la registrazione internazionale del marchio, con la conseguenza che le estensioni nei Paesi diversi da quello di origine rimangono dipendenti dalla permanenza della
registrazione d’origine. In entrambi i casi, per quanto attiene a validità e ambito di protezione, i marchi rimangono soggetti alla legge dello Stato per cui è stata chiesta la registrazione mediante deposito diretto o mediante estensione di registrazione internazionale.
Cassazione civile sez. un., 04/07/2016, n.13570
Contraffazione del marchio: configurabilità
Ai sensi dell’art. 20 c.p.i. (d.lg. n. 30/2015), il titolare del marchio registrato gode di tutela nei confronti di qualunque terzo che utilizzi un marchio uguale o simile per prodotti analoghi. Per la configurazione della contraffazione è presupposto necessario la confondibilità tra i segni utilizzati dal titolare e dal presunto contraffattore, cioè la possibilità che, mediante l’utilizzo di un segno distintivo uguale o simile, possa determinarsi un rischio di confusione o di associazione per il pubblico.
L’illiceità di tale condotta integra la fattispecie della concorrenza sleale confusoria e per agganciamento parassitario di cui all’art. 2598 nn. 1 e 2, c.c.
Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 09/05/2016, n.5732
Tutela del titolare del marchio rinomato
Stante la rinomanza del marchio, ad esso deve essere riconosciuta una tutela anche extra -merceologica, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. e), del c.p.i., che estende la tutela del marchio rinomato anche nelle ipotesi in cui il marchio successivamente registrato riguardi prodotti non affini art. 20, comma 1, lett. c), c.p.i.; ciò, al fine di evitare che chi utilizza il marchio successivamente registrato possa trarre, senza giusto motivo, indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore, e per evitare altresì che chi utilizza il marchio successivamente registrato possa essere associato al titolare del marchio anteriore, così da fuorviare o ingannare i consumatori, essendo peraltro precipuo interesse del titolare del marchio rinomato evitare di essere associato a produttori che sfuggono alla sua sfera di controllo.
Tribunale Bari Sez. spec. Impresa, 28/04/2016, n.2343
Preuso locale del segno: interferisce sul requisito della novità del marchio registrato?
In tema di tutela del marchio, il concetto di preuso locale deve essere circoscritto in funzione della ratio della norma di cui all’art. 12, lett. a), d.lg. n. 30 del 2005, che è quella di permettere la registrazione di marchi quando il segno distintivo simile precedentemente da altri impiegato non fa venir meno il carattere di novità del marchio che si va a registrare. La notorietà locale si va a individuare nei casi in cui il marchio contraddistingua beni o servizi che, per loro natura, difficilmente possono essere conosciuti al di fuori di un certo ambito locale. Pertanto, il preuso locale del segno interferisce sul requisito della novità del marchio registrato nei termini previsti dalla predetta norma.
Tribunale Torino Sez. spec. Impresa, 22/04/2016, n.2256
Analisi di confondibilità e contraffazione di marchi complessi
L’analisi di confondibilità di due marchi complessi (ossia entrambi caratterizzati da elementi in sé dotati di capacità distintiva) deve essere condotta non in via analitica bensì in via unitaria e sintetica, alla stessa stregua di come i segni in conflitto sarebbero percepiti dall’osservatore nella loro impressione complessiva e d’insieme.
La tutela contro la contraffazione dei marchi è configurabile solo fra prodotti “identici” o “affini”, prodotti, cioè, appartenenti allo stesso genere, in relazione alla loro intrinseca natura, alla clientela cui sono destinati, ai bisogni che tendono a soddisfare.
Il rischio di confusione tra segni deve essere valutato globalmente tenendo conto di tutte le circostanze del caso, in particolare della somiglianza dei marchi e dell’affinità dei prodotti o servizi cui essi si riferiscono. Un limitato grado di somiglianza tra i prodotti o servizi contrassegnati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi, e viceversa.
La convalida ex art. 28 c.p.i. non opera nei confronti di un marchio di fatto posteriore. Tuttavia deve essere esclusa la contraffazione di un marchio registrato da parte di un marchio di fatto posteriore qualora (i) il segno posteriore sia differente al marchio anteriore; (ii) i segni in conflitto abbiano coesistito per un lasso di tempo sufficiente a far cessare il rischio di confusione tra i consumatori; (iii) il titolare del marchio anteriore sia rimasto inerte dinanzi all’uso prolungato del segno posteriore.
Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 15/03/2016
Commercio di prodotti con segni falsi
La legge accorda una speciale tutela al marchio registrato e tale tutela non può essere aggirata attraverso diciture artatamente “attestative” circa l’indebito uso del marchio, quali “falso d’autore” o simili, giacché la contraffazione è, in sè, sufficiente e decisiva per la violazione del bene tutelato (fattispecie relativa all’acquisto di profumi recanti i marchi di note case produttrici contraffatti e recanti la dicitura “falso d’autore”).
Cassazione penale sez. II, 22/05/2015, n.24516
Tutela dell’attività commerciale e d’impresa
Va esclusa la tutela, con provvedimento d’urgenza (inibitoria e sequestro), del marchio comunitario e nazionale MB45, registrato per una pluralità di prodotti, tra cui scarpe, in quanto tale sigla è notoriamente il soprannome del calciatore Mario Balotelli, il quale ne ha concesso l’utilizzo come marchio, per scarpe sportive, esclusivamente ad un terzo imprenditore.
Tribunale Roma Sez. spec. Impresa, 13/03/2015
Quando un marchio è forte?
Il marchio “Farnito” registrato e usato per vini, è marchio forte, non presentando esso alcun nesso concettuale con i prodotti che contraddistingue.
Tribunale Catania, 11/03/2014
Tonalità cromatiche simili
L’ uso da parte di un terzo di segni con tonalità cromatiche simili a quelle utilizzate dal titolare per i propri marchi notori registrati in bianco e nero costituisce fattore da prendere in considerazione per valutare l’indebito vantaggio tratto dal terzo dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio registrato.
Corte giustizia UE sez. III, 18/07/2013, n.252
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